Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не являются изобретениями, в частности:

1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
2) топологиям интегральных микросхем.

Комментарий к статье 1350 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье определены условия патентоспособности изобретения. Ранее такое регулирование устанавливалось положениями ст. 4 Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ), имевшей такое же название.

В соответствии с ч. 1 п. 1 комментируемой статьи в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Законом 2014 г. N 35-ФЗ данная часть дополнена положениями о том, что охраняется в том числе техническое решение, относящееся к применению продукта или способа по определенному назначению.

В отношении данных положений в п. 10.4 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.) отмечено следующее:
1) продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К устройствам относятся конструкции и изделия.

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные;
2) способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В части 2 п. 1 комментируемой статьи названы три условия, при одновременном выполнении которых изобретению предоставляется правовая охрана: если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Соответственно, речь идет о трех критериях патентоспособности изобретения: новизне, наличии изобретательского уровня и промышленной применимости. Первому и второму критериям посвящены положения п. 2 комментируемой статьи, а третьему - положения п. 4 данной статьи.

Положения ч. ч. 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи определяют содержание первого и второго критериев патентоспособности изобретения - новизны и наличия изобретательского уровня. Согласно данным положениям изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, и имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

При этом часть 3 данного пункта определяет, что уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. То, что речь идет об уровне техники именно для изобретения, уточнено дополнением, внесенным в эту часть Законом 2014 г. N 35-ФЗ.

В части 4 данного пункта установлено, что при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в России другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 комментируемой главы, и запатентованные в России изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Указание на заявки на выдачу патентов на промышленные образцы введено в эту часть Законом 2014 г. N 35-ФЗ, чем учтено внесенное этим же Законом изменение в ст. 1379 комментируемой главы, вводящее возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на промышленный образец.

Проверке новизны и изобретательского уровня посвящены положения соответственно п. п. 24.5.2 и 24.5.3 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.). Так, в пункте п. 24.5.2 данного Регламента наряду с прочим указано следующее:
проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению;
заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий: заявка подана в России (к заявкам, поданным в России, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов РФ, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание России в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со ст. 16 Евразийской патентной конвенции); заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем; с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 комментируемой главы, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке, и действие ее в России не прекращено;
заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

В отношении проверки изобретательского уровня в п. 24.5.3 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.) среди прочего указано следующее:
изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста;
проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога в соответствии с п. 10.7.4.2 данного Регламента; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат;
изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает так называемую льготу по новизне: раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации; бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Эти положения приведены в редакции изменений, внесенных Законом 2014 г. N 35-ФЗ, но по существу новым является лишь упоминание о случае получения соответствующей информации в результате экспонирования полезной модели на выставке. При этом речь не идет о принципиальном нововведении, поскольку указанное положение содержалось в ведомственных нормативных правовых актах. Там же содержится и иная детализация "льготы новизны". Так, в п. 5.1.2 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу (часть третья Руководства по экспертизе заявок на изобретения), введенного в действие Приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87, указано следующее:
при проверке новизны в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на данное изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. Дата раскрытия определяется для разных видов источников информации в соответствии с п. 26.3 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.);
из изложенного следует, что при оценке новизны рассматриваемого изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок его раскрытие, например: в опубликованном описании изобретения к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемого изобретения; в опубликованной в печатном издании статье, состав авторов которой хотя бы частично совпадает с составом авторов рассматриваемого изобретения; в экспонате, помещенном на выставке, если из сведений о нем следует, что он выставлен заявителем (одним из заявителей) и/или автором (или несколькими лицами из числа авторов) рассматриваемого изобретения;
если из выявленных общедоступных сведений, раскрывающих заявленное изобретение, не следует, что оно раскрыто заявителем (или хотя бы одним из заявителей) и/или автором (или хотя бы одним из авторов), указанные сведения привлекаются для вывода о возможном несоответствии изобретения условиям патентоспособности, в частности условию новизны;
если заявителем приводятся доказательства того, что включенная экспертом в уровень техники информация получена от заявителя и/или автора изобретения, т.е. соблюдено условие, указанное в приведенном выше положении, то в последующем такая информация не должна включаться в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки;
необходимо подчеркнуть, что шестимесячный период действия льготы предшествует дате подачи заявки в Роспатент, а не дате приоритета изобретения. Поэтому в случаях, когда по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата ее подачи, раскрытие информации хотя и менее чем за шесть месяцев до даты приоритета, но более чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, делает невозможным предоставление шестимесячной льготы по раскрытию информации об изобретении.

В пункте 4 комментируемой статьи определено содержание третьего критерия патентоспособности изобретения - промышленной применимости. Согласно данному пункту изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В отношении проверки промышленной применимости в 24.5.1 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.) предусмотрено следующее:
при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, - в описании или формуле изобретения);
кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения;
кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения;
если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения;
если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

Положения ч. 1 п. 5 комментируемой статьи определяют перечень объектов, которые не являются изобретениями. Законом 2014 г. N 35-ФЗ первое из положений данной части дополнено словами "в частности", в результате чего этот перечень определен открытым.

В отношении перечисленных в ч. 1 п. 5 комментируемой статьи объектов в п. 3.3.3 названного выше Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу среди прочего отмечалось следующее:
1) открытия.

Понятие "открытие" было определено в п. 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584 <1>: открытием согласно данному Положению признается установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания. Официальное признание открытий осуществлялось до 1990 г. Соответственно, приведенное определение понятия "открытие" может быть применено только к официально признанным до 1990 г. открытиям. Помимо установленного нормативно-правовым актом определения понятия "открытие" в научной среде применяется более широкое его толкование; в обобщенном виде под открытием обычно подразумевается обнаружение (установление) того, что объективно существует, но ранее не было известно. Понятие "открытие" тесно связано с областью познания и может выражать, с одной стороны, процесс научного познания, а с другой - его результат;
--------------------------------
<1> СП СССР. 1973. N 19. Ст. 109.

2) научные теории и математические методы.

Если открытие - это объективно существующая закономерность, свойство, явление материального мира, то научная теория - это система взглядов, научное предположение, объясняющее закономерности и существенные связи предметной области.

К математическим методам относятся математические решения, характерными особенностями которых являются вычислительно-логические операции, осуществляемые над количественными данными, не требующими для их получения осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Такие решения относятся к художественно-конструкторским решениям, определяющим внешний вид изделий - промышленных образцов (п. 1 ст. 1352 комментируемой главы). Отличительной особенностью промышленного образца является то, что его сущность может быть охарактеризована только видимыми в процессе эксплуатации изделия признаками внешнего вида изделия;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

К правилам игр можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок игры, а к методам игр - объекты, характеризующиеся совокупностью действий (приемов и операций), осуществляемых игроками по договоренности в рамках правил игры.

К правилам хозяйственной деятельности можно отнести предписания, устанавливающие порядок осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. К методам осуществления хозяйственной деятельности можно отнести совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

К правилам интеллектуальной деятельности можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок осуществления умственной деятельности, а к методам интеллектуальной деятельности - объекты, характеризующиеся совокупностью приемов интеллектуальной деятельности, осуществляемых индивидуумом. Методы выполнения интеллектуальных (умственных) операций охватывают различные виды анализа и переработки информации человеком, включая методы получения в результате таких операций нового знания, причем при осуществлении этих операций могут производиться действия над материальными объектами с помощью материальных средств;
5) программы для ЭВМ.

Как определено в ст. 1261 комментируемой части, программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Представление информации - это воспроизведение (преподнесение, презентация) информации в любом виде, в том числе на материальном носителе. Характерными признаками решений, относящихся к представлению информации, являются, в частности, следующие: наличие информации; вид представляемой информации (вербальная информация, печатные издания, условные обозначения, расписания, правила, проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий и др.); смысловое содержание информации; форма представления информации, например в виде одного или нескольких столбцов, в виде строк или столбцов, в виде таблиц, графиков, расположение текста на странице с полями или без полей, в виде текста на русском или иностранном языке, в виде пиктограмм и др.

В части 2 п. 5 комментируемой статьи предусмотрено, что в соответствии с данным пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

В отношении данной части в п. 3.3.2 названного выше Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу указано, что заявка на выдачу патента на изобретение касается объектов, перечисленных в п. 5 комментируемой статьи, как таковых в следующих случаях:
если родовое понятие прямо указывает на то, что заявленный объект является одним из объектов, указанных в п. 5 комментируемой статьи;
если формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в п. 5 комментируемой статьи;
если все признаки, отличающие заявленный объект от его прототипа, являются характерными для этих объектов.

Пункт 6 комментируемой статьи определяет перечень объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения. В качестве таких объектов названы:
1) сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, т.е. способы, полностью состоящие из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов.

Данный подпункт изложен Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но новым является лишь указание на то, что под биологическими способами получения сортов растений и пород животных понимаются способы, полностью состоящие из скрещивания и отбора. Ранее об этом говорилось в п. 3.4 названного выше Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу: под биологическим способом понимают процесс получения сорта растения и породы животного в том случае, если он состоит из полностью естественных явлений, таких как скрещивание и селекция; например, способ межпородного скрещивания или выборочного размножения, который состоит только из отбора и сведения с теми животными, которые имеют определенные особенности, будет считаться биологическим.

Там же наряду с прочим определено следующее: под сортом растения понимают совокупность растений, созданных в результате селекции, которые обладают определенными передающимися по наследству морфологическими, биологическими и другими признаками и свойствами, которые отличают эту совокупность растений от других растений того же вида; под породой животного понимают созданную человеком многочисленную группу животных, которая обладает общим происхождением, физиологическими и морфологическими особенностями, сходным фенотипом, который обусловлен наличием идентичных аллелей, их определенной частотой, степенью гомо- или гетерозиготности; микробиологический способ означает любой процесс, который выполняется с использованием микробиологического материала или в результате которого получают микробиологический материал; следовательно, термин "микробиологический способ" должен интерпретироваться как охватывающий не только процессы с использованием микробиологического материала, но и процессы, в результате которых получают этот материал, например методом генной инженерии; то есть процесс должен состоять как из микробиологических, так и из не микробиологических этапов;
2) топологии интегральных микросхем.

Понятие топологии интегральной микросхемы определено в п. 1 ст. 1448 комментируемой части: топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними; при этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.