Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;

проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки и по заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа исполнительной власти, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя.

4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном статьей 1385 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует отчет об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 и 4 настоящей статьи.

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 настоящего Кодекса. Такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном статьей 1387 настоящего Кодекса.

Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска и публикации отчета о таком поиске устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

6. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения, применяются положения пункта 4 статьи 1384 настоящего Кодекса.

В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

Комментарий к статье 1386 Гражданского Кодекса РФ

Комментируемая статья посвящена экспертизе заявки на изобретение по существу - второму этапу производимой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом экспертизы заявки, следующему за этапом формальной экспертизы. Такое регулирование устанавливалось в положениях п. п. 7 и 8 ст. 21 Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ), которые были воспроизведены в первоначальной редакции комментируемой статьи. Комментируемая статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. Внесенные изменения рассмотрены ниже.

В соответствии с ч. 1 п. 1 комментируемой статьи экспертиза заявки на изобретение по существу проводится при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом и подачи заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. При этом предусмотрено, что Роспатент уведомляет о поступивших ходатайствах третьих лиц заявителя.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу согласно данной части может быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи этой заявки. В части 2 рассматриваемого пункта предусмотрена возможность продления Роспатентом срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу - но не более чем на два месяца - на основании ходатайства заявителя, поданного до истечения этого срока. Восстановление пропущенного срока регламентировано положениями ст. 1389 комментируемой главы (см. комментарий к указанной статье).

На случай, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, в ч. 3 п. 1 комментируемой статьи установлено, что заявка признается отозванной.

В результате изложения комментируемой статьи Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции в п. 1 комментируемой статьи внесено единственное изменение - исключено указание на то, что с ходатайством о продлении срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу должен быть представлен документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. Однако это не означает исключение необходимости уплаты соответствующей патентной пошлины. В соответствии с п. 1.17 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за продление срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу уплачивается патентная пошлина в размере 850 руб.

Положения ч. 1 п. 2 комментируемой статьи определяют следующий перечень действий, осуществляемых Роспатентом при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу:
информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;
проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным положениями п. 4 ст. 1349 комментируемой главы (т.е. объект не относится к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав), и условиям патентоспособности, установленным положениями ч. 1 п. 1, п. п. 5 и 6 ст. 1350 данной главы (т.е. объект является техническим решением, относящимся к продукту или способу; объект не относится к объектам, которые не могут быть изобретениями, и к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения);
проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных положениями подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 комментируемой главы (речь идет о документах, которые должна содержать заявка на изобретение, за исключением реферата) и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным ч. 2 п. 1 ст. 1350 комментируемой главы (т.е. изобретение является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо).

При этом в ч. 2 п. 2 комментируемой статьи установлено, что Роспатент направляет заявителю отчет об информационном поиске.

Приведенные положения детализированы по сравнению с положениями ч. 1 п. 2 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции, которыми устанавливалось лишь то, что экспертиза заявки на изобретение по существу включает:
информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;
проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 комментируемой главы.

Часть 3 п. 2 комментируемой статьи исключает необходимость проведения информационного поиска в отношении объектов, указанных в п. 4 ст. 1349 и п. п. 5 и 6 ст. 1350 комментируемой главы (т.е. объектов, которые не могут быть объектами патентных прав, объектов, которые не могут быть изобретениями, и объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения), а также предусматривает уведомление Роспатентом заявителя об этом. Такие же положения содержались в ч. 2 п. 2 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, но при этом устанавливалось, что Роспатент должен уведомить заявителя до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

В части 4 п. 2 комментируемой статьи, воспроизводящей часть 3 данного пункта в прежней (первоначальной) редакции, полномочие по установлению порядка проведения информационного поиска и представления отчета о нем делегировано федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, т.е. Минобрнауки России (см. комментарий к ст. 1246). Соответствующее регулирование установлено Регламентом Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.). Также следует упомянуть, что Руководство по проведению информационного поиска содержится в части второй Руководства по экспертизе заявок на изобретения, введенного в действие Приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87.

Часть 1 п. 3 комментируемой статьи устанавливает срок направления Роспатентом заявителю отчета об информационном поиске в случае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки и по заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки: отчет подлежит направлению до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменений говорилось о необходимости направления отчета об информационном поиске в этом случае по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

В части 2 данного пункта предусмотрена возможность увеличения Роспатентом указанного срока в случаях, когда выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. При этом установлено, что Роспатент должен уведомить заявителя о продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления.

Пункт 4 комментируемой статьи предусматривает и регламентирует осуществление информационного поиска по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, на основании ходатайства заявителя или третьего лица для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения. При этом, как и в ч. 4 п. 2 данной статьи, полномочие по установлению порядка проведения информационного поиска и представления отчета о нем делегировано федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Аналогично сказанному выше следует отметить, что соответствующее регулирование установлено Регламентом Минобрнауки России по действиям с заявками на изобретение (2008 г.). Руководство по проведению информационного поиска содержится в части второй Руководства по экспертизе заявок на изобретения, введенного в действие Приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87.

Положения п. 5 комментируемой статьи содержат нововведения Закона 2014 г. N 35-ФЗ об обязанностях Роспатента информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска и публикации отчета о таком поиске (как отмечалось авторами проекта изменений, это должно расширить права заявителей и третьих лиц):
в части 1 данного пункта установлена необходимость публикации Роспатентом по каждой заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном ст. 1385 комментируемой главы, отчета об информационном поиске, проведенном на основании п. п. 2 и 4 комментируемой статьи;
часть 2 данного пункта предоставляет право любому лицу после публикации сведений о заявке на изобретение представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным ст. 1350 комментируемой главы. При этом указано, что такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания таких лиц учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном ст. 1387 данной главы;
в части 3 данного пункта, как и в ч. 4 п. 2, п. 4 данной статьи полномочие по установлению порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска и публикации отчета о таком поиске делегировано федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Таким образом, следует ожидать издания соответствующего нормативного правового акта.

В части 1 п. 6 комментируемой статьи предусмотрена возможность осуществления Роспатентом в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу запроса у заявителя дополнительных материалов (в том числе измененной формулы изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. Указание на то, что могут быть запрошены дополнительные материалы, без которых невозможно принятие решения о выдаче патента на изобретение, введено Законом 2014 г. N 35-ФЗ.

Согласно данной части дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса Роспатента. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменений говорилось, во-первых, о сроке два месяца со дня получения заявителем запроса или копий материалов, а не три месяца со дня их направления, и, во-вторых, о сроке два месяца со дня направления Роспатентом запроса, а не месяц со дня получения заявителем запроса.

На случай, когда заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, данная часть указывает, что заявка признается отозванной. При этом предусмотрено, что срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен Роспатентом не более чем на 10 месяцев. Восстановление пропущенного срока регламентировано положениями ст. 1389 комментируемой главы (см. комментарий к указанной статье).

Часть 2 п. 6 комментируемой статьи содержит нововведение Закона 2014 г. N 35-ФЗ о необходимости применения положений п. 4 ст. 1384 комментируемой главы в случае, когда при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретении. Речь идет о положениях, применяемых при выявлении такого нарушения при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение: Роспатент предлагает заявителю в течение трех месяцев со дня направления им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки; другие заявленные в заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками; если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

В части 3 п. 6 комментируемой статьи также содержится нововведение Закона 2014 г. N 35-ФЗ, предусматривающее проведение Роспатентом при представлении заявителем дополнительных материалов проверки, не изменяют ли эти материалы заявку по существу (случаи, в которых дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, определены положениями п. 2 ст. 1378 комментируемой главы, к которым и сделана отсылка). При этом установлено, что дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, а также предусмотрено, что такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. На Роспатент возлагается обязанность уведомить об этом заявителя.