Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

3. В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 настоящего Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента.

В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

В случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.

5. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

6. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

7. Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Комментарий к статье 1398 Гражданского Кодекса РФ

Комментируемый параграф, посвященный прекращению и восстановлению действия патента, открывает статья, предусматривающая и регламентирующая процедуры признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее соответствующее регулирование устанавливалось положениями ст. 29 Патентного закона 1992 г., имевшей такое же название. Комментируемая статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но изменения коснулись не всех ее положений. Об изменениях сказано ниже.

В положениях п. 1 комментируемой статьи, в соответствующей части воспроизводящих положения данного пункта в прежней (первоначальной) редакции (в свою очередь, в них были воспроизведены положения п. 1 ст. 29 Патентного закона 1992 г.), определен исчерпывающий перечень случаев, в которых патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично. Законом 2014 г. N 35-ФЗ из заголовка перечня исключено упоминание о возможности признания патента недействительным в течение срока его действия, поскольку новая редакция п. 2 данной статьи позволяет оспаривать патент и по истечении срока его действия.

В частности, это следующие случаи, в отдельные из которых Законом 2014 г. N 35-ФЗ внесены изменения:
1) несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 комментируемой главы, а также несоответствие промышленного образца требованиям, предусмотренным ст. 1231.1 комментируемой части. В подпункте 1 п. 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции указывалось только на случаи несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ;
2) несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники. Указание на эти случаи является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ;
3) наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378), либо наличие в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (п. 3 ст. 1378). До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменения эти случаи формулировались в подп. 2 п. 1 комментируемой статьи как наличие в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;
4) выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 комментируемой главы. Такие случаи предусматривались положениями подп. 3 п. 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции;
5) выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом. Такие случаи предусматривались положениями подп. 4 п. 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции.

В частях 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи предусмотрена возможность оспаривания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного п. п. 1 - 3 ст. 1363 комментируемой главы:
путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент - любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных положениями подп. 1 - 4 п. 1 комментируемой статьи;
в судебном порядке - любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных положениями подп. 5 п. 1 комментируемой статьи.

Подобные положения содержались в ч. ч. 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции (а ранее - в п. 2 ст. 29 Патентного закона 1992 г.), но в них говорилось о возможности подачи возражения не в Роспатент, а в палату по патентным спорам. В этих положениях не упоминалось, но подразумевалось, что речь идет об оспаривании патента в течение срока его действия. Указание же в новой редакции ч. ч. 1 и 2 данного пункта на это предопределено вошедшим в ч. 3 данного пункта нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ о возможности оспаривания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец заинтересованным лицом и по истечении срока его действия. При этом оспаривание осуществляется по тем же основаниям и в том же порядке, которые установлены ч. ч. 1 и 2 данного пункта.

Как отмечено в п. 52 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, согласно комментируемой статье решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, могут быть оспорены в суде. Там же при рассмотрении таких дел судам предписано учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Положения п. 3 комментируемой статьи содержит нововведение Закона 2014 г. N 35-ФЗ о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель на этапе оспаривания патента на изобретение, если оспариваемое техническое решение соответствует условиям патентоспособности полезной модели. Как отмечалось авторами проекта изменений, это существенно расширяет права патентообладателей.

Согласно части 1 данного пункта патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный п. 1 ст. 1363 комментируемой главы.

В качестве условий удовлетворения Роспатентом такого заявления определены, во-первых, признание патента на изобретение недействительным полностью, и, во-вторых, соответствие полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным п. 4 ст. 1349, ст. 1351, подп. 2 п. 2 ст. 1376 комментируемой главы.

Преобразование не допускается в случае, когда патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном п. 1 ст. 1366 комментируемой главы, т.е. в рамках публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение, и это заявление не отозвано в соответствии с п. 3 указанной статьи на день подачи заявления о преобразовании патента.

Часть 2 п. 3 комментируемой статьи предусматривает сохранение приоритета и даты подачи заявки при преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

В части 1 п. 4 комментируемой статьи в точности воспроизведены положения ч. 1 п. 3 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, предусматривавшие, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого Роспатентом в соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 1248 комментируемой части, либо вступившего в законную силу решения суда. Данные правила соответствуют общим положениям п. п. 2 и 3 ст. 1248 комментируемой части, к которым непосредственно отсылает п. 2 ст. 1406 комментируемой главы, указывающий, что в предусмотренных комментируемой статьей случаях защита патентных прав осуществляется в административном порядке. В пункте 3 ст. 29 Патентного закона 1992 г. подобным образом говорилось о том, что патент признается недействительным полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, утвержденного руководителем Роспатента, или вступившего в законную силу решения суда.

Часть 2 п. 4 комментируемой статьи, воспроизводя положения ч. 2 п. 3 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, предусматривает, что в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент. Такие же положения содержались в п. 3 ст. 29 Патентного закона 1992 г.

В части 3 п. 4 комментируемой статьи предусмотрено, что в случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель. Данные положения введены Законом 2014 г. N 35-ФЗ соответственно упомянутому выше нововведению этого Закона о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель по заявлению патентообладателя.

Как разъяснено в п. 54 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29:
решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента;
следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным;
при этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено;
также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительным патента сделки, заключенные на основе патента в период его действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительным патента.

В соответствии с п. 5 комментируемой статьи, в точности воспроизводящем положения ч. 1 п. 4 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент. Такие же положения содержались в п. 3 ст. 29 Патентного закона 1992 г.

В пункте 6 комментируемой статьи с отдельными терминологическими изменениями воспроизведены положения ч. 2 п. 4 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, предусматривавшие, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Такие положения не содержались в ст. 29 Патентного закона 1992 г., но они следовали из Определения КС России от 4 декабря 2007 г. N 966-О-П <1>, которым было признано, что положения подп. 1 п. 1 и п. 3 указанной статьи не предполагают в случае признания патента недействительным и его аннулирования возможность признания недействительными лицензионных договоров в той части, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

--------------------------------
<1> ВКС РФ. 2008. N 2.

Исходя из данных положений в п. 55 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 отмечено, что, соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом этого там же судам предписано исходить из следующего: в удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано; не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

Пункт 7 комментируемой статьи, почти в точности воспроизводя положения п. 5 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, определяет, что именно означает признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным - это отмена решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. При этом сделаны ссылки на положения ст. 1387 комментируемой главы, регламентирующие принятие решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также на положения п. 1 ст. 1393 данной главы, предусматривающие внесение изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующий государственный реестр - Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ и Государственный реестр промышленных образцов РФ при выдаче патента. Статья 29 Патентного закона 1992 г. положений, которые вошли в первоначальную редакцию п. 5 комментируемой статьи, не содержала.