Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец

1. По заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает:

информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;

проверку соответствия заявленного промышленного образца требованиям, установленным статьей 1231.1, пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1352 настоящего Кодекса;

проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в подпункте 4 пункта 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

2. Если в результате экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец, представленный на изображениях внешнего вида изделия, не относится к объектам, указанным в статье 1231.1 или пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на промышленный образец. В решении указываются дата подачи заявки на промышленный образец и дата приоритета промышленного образца.

Если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный объект не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

3. При проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2 - 5 статьи 1384, пунктом 6 статьи 1386, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1391 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье регламентировано проведение федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом экспертизы заявки на промышленный образец. Ранее подобная регламентация устанавливалась положениями ст. 24 Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) с таким же названием. Эти положения были воспроизведены в первоначальной редакции комментируемой статьи, но данная статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. Вместе с тем не все положения комментируемой статьи претерпели изменения.

Часть 1 п. 1 комментируемой статьи предусматривает проведение Роспатентом формальной экспертизы заявки, а также определяет содержание такой экспертизы - в процессе ее проведения проверяются наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1377 комментируемой главы, т.е. документов, которые должна содержать заявка на промышленный образец, и их соответствие установленным требованиям.

Как указано в п. 21.2 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на промышленный образец (2008 г.), при проведении формальной экспертизы заявки проверяются:
наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (п. п. 9.2 - 9.3 данного Регламента), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 9.7 - 9.12 данного Регламента), выявляемое без анализа существа заявленного промышленного образца;
соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного ст. 1247 комментируемой главы, наличие в случае необходимости доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
соблюдение требования единства промышленного образца (п. 9.6 данного Регламента). Проверка заявки на соответствие указанному требованию проводится без анализа существа промышленного образца;
соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (п. п. 11.3, 11.5, 11.6 данного Регламента);
правильность классифицирования промышленного образца в соответствии с Международной классификацией промышленных образцов, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если оно не сделано заявителем).

В прежней (первоначальной) редакции ч. 2 п. 1 комментируемой статьи устанавливалось, что при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ст. 1352 комментируемой главы.

Эти положения воспроизведены в данной части в новой редакции, но со значительной регламентацией. Так, предусмотрено, что экспертиза заявки на промышленный образец по существу включает:
информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;
проверку соответствия заявленного промышленного образца требованиям, установленным ст. 1231.1 (т.е. объект не относится к объектам, включающим официальные символы, наименования и отличительные знаки), п. 4 ст. 1349 комментируемой главы (т.е. объект не относится к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав), и условиям патентоспособности, предусмотренным ч. 1 п. 1, п. 5 ст. 1352 данной главы (т.е. объект является решением внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства и не относится к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца);
проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным ч. 2 п. 1 ст. 1352 комментируемой главы. Речь идет о норме, согласно которой промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

В условиях действия прежней редакции комментируемой статьи в п. 22.1 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на промышленный образец (2008 г.) указывалось, что содержанием экспертизы заявки по существу является:
установление приоритета промышленного образца;
проверка представленного заявителем перечня существенных признаков промышленного образца в соответствии с п. 22.4 данного Регламента;
проверка дополнительных материалов в соответствии с п. 22.7 данного Регламента, если такие материалы представлены заявителем;
проверка соответствия заявленного промышленного образца, представленного на изображениях изделия, ГК РФ условиям патентоспособности, в том числе на основании результатов информационного поиска с принятием решения о выдаче патента, об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

Часть 3 п. 1 комментируемой статьи исключает необходимость проведения информационного поиска в отношении объектов, указанных в подп. 4 п. 4 ст. 1349 комментируемой главы, а также предусматривает, что Роспатент уведомляет об этом заявителя. В данных положениях, являющихся нововведениями Закона 2014 г. N 35-ФЗ, говорится о таких объектах, которые не могут быть объектами патентных прав как результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. комментарий к указанной статье).

Положения п. 2 комментируемой статьи, являющиеся нововведениями Закона 2014 г. N 35-ФЗ, по аналогии с положениями п. 1 ст. 1387 и п. 2 ст. 1390 комментируемой главы регламентируют принятие Роспатентом решения о выдаче патента на промышленный образец или об отказе в его выдаче:
решение о выдаче патента на промышленный образец согласно ч. 1 данного пункта принимается в случае, если в результате экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец, представленный на изображениях внешнего вида изделия, не относится к объектам, указанным в ст. 1231.1 или п. 4 ст. 1349 комментируемой главы, и соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1352 данной главы. При этом установлено, что в таком решении подлежат указанию дата подачи заявки на промышленный образец и дата приоритета промышленного образца;
решение об отказе в выдаче патента в соответствии с ч. 2 данного пункта принимается в случае, если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный объект не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в ч. 1 данного пункта.

В условиях действия прежней редакции комментируемой статьи в п. 22.8 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на промышленный образец (2008 г.) указывалось, что при установлении соответствия заявленного промышленного образца (а если заявлена группа, - каждого промышленного образца группы) всем условиям патентоспособности, проверка на соответствие которым предусмотрена п. 22.5 данного Регламента, принимается решение о выдаче патента на промышленный образец с объемом правовой охраны промышленного образца, определяемым совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, предложенном заявителем; решение о выдаче патента принимается и в том случае, когда по результатам рассмотрения заявки был получен вывод о невозможности выдачи патента, но в ответе заявителя на уведомление его об этом, направленном ему в запросе экспертизы, представленном в установленный срок, содержатся доводы, опровергающие ранее полученный вывод экспертизы; в том случае, когда предложенный заявителем перечень существенных признаков промышленного образца содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., при подготовке решения о выдаче патента в перечень вносятся соответствующие исправления.

Согласно п. 22.9 Регламента Минобрнауки России по действиям с заявками на промышленный образец (2008 г.) при установлении несоответствия заявленного промышленного образца хотя бы одному из условий патентоспособности промышленного образца, проверка соответствия которым предусмотрена ст. 1352 комментируемой главы и п. 22.5 данного Регламента, принимается решение об отказе в выдаче патента; если в решении приводится ссылка на источник информации, то при указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, приведенное в подп. 4 п. 22.6 данного Регламента; решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец принимается и в том случае, когда по результатам рассмотрения заявки был получен вывод о невозможности выдачи патента, и в ответе заявителя на уведомление его об этом, направленном ему в запросе экспертизы, представленном в установленный срок, содержатся доводы, не опровергающие ранее полученный вывод экспертизы; в этом случае в решении приводятся результаты анализа доводов заявителя; решение об отказе в выдаче патента принимается также в том случае, если установлено, что один из заявленных промышленных образцов, охарактеризованных в перечне, не патентоспособен и заявитель отказывается скорректировать или исключить пункт перечня, содержащий характеристику этого промышленного образца; при этом в решении подтверждается патентоспособность другого промышленного образца, в отношении которого получен такой вывод.

Пункт 3 комментируемой статьи распространяет на процедуры проведения формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы заявки по существу действие положений п. п. 2 - 5 ст. 1384, п. 6 ст. 1386, п. п. 2 и 3 ст. 1387, ст. ст. 1388 и 1389 комментируемой главы. Тем самым воспроизведены положения п. 2 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции. Лишь введена отсылка к п. 2 ст. 1387 данной главы, а также изменена одна отсылка - ранее говорилось о п. 5, а не п. 6 ст. 1386 данной главы (это учитывает изложение указанной статьи тем же Законом полностью в новой редакции).

В пункте 3 комментируемой статьи говорится о необходимости применения при проведении экспертизы заявки на промышленный образец правил проведения формальной экспертизы заявки на изобретение (ст. 1384), возможности осуществления Роспатентом запроса дополнительных материалов (п. 6 ст. 1386), возможности признания Роспатентом в установленных случаях заявки отозванной (п. 2 ст. 1387), возможности оспаривания решения Роспатента о выдаче патента, об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной (п. 3 ст. 1387), предоставлении заявителю права знакомиться с патентными материалами (ст. 1388), возможности восстановления пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки (ст. 1389).